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Recursos

Informativo mensal de Propriedade Intelectual e Proteção de Dados

6 Abril 2017

Em fevereiro, foi julgada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a possibilidade do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, alterando, de forma unilateral, cláusulas consideradas abusivas em contratos averbados perante a Autarquia (Recurso Especial nº 1.200.528).

Trata-se de controvérsia originada entre as empresas Unilever Brasil Ltda. e Unilever Bestfoods Brasil Ltda. e o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), após a alteração de cláusulas de contratos de transferência de tecnologia, transformando-os de onerosos para gratuitos. A alteração foi realizada pela Autarquia de forma unilateral no momento de averbação dos contratos.

A cláusula alterada tratava da quantia devida a título de royalties pela transferência de tecnologia. O INPI considerou abusivo o percentual pactuado nos contratos de transferência de tecnologia, tendo em vista que a Unilever já possuía contratos averbados no INPI de uso de marca dos produtos e que a legislação veda a imposição de onerosidade simultânea na celebração de contratos de licença de marcas e de contratos de transferência de tecnologia. Diante disso, efetivou a alteração das cláusulas, excluindo o pagamento dos royalties ao expedir os certificados.

A multinacional sustentou a legalidade do pagamento de royalties e alegou que o INPI extrapolou seu papel institucional, tendo atuado com abuso de poder ao realizar as mudanças no contrato, inviabilizando a relação da transferência de tecnologia prevista nos contratos ao impedir a remuneração pactuada.

Em seu acórdão, o relator Min. Francisco Falcão manteve entendimento das instâncias inferiores, considerando que, apesar da eliminação do parágrafo único do artigo 2º da lei de criação do INPI, persiste o dever da Autarquia de adotar medidas capazes de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes e de intervir nas condições contratuais estabelecidas para a transferência de tecnologia. Segundo o ministro, esse dever está contido na missão institucional do INPI de executar as normas que regulam a propriedade industrial, atendendo à sua função social e econômica.

Assim, reconheceu-se a competência do INPI para intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, “diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial”.

Em caso de dúvidas sobre o assunto acima, por favor, não hesitem em nos contatar:

Paula Mena Barreto
Sócia
T: +55 (21) 3262 3028
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