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Recursos

Informativo mensal de Propriedade Intelectual e Proteção de Dados

9 Maio 2017

INPI publica Instrução Normativa estabelecendo alterações no procedimento de averbação e registro de contratos envolvendo direitos de propriedade industrial.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) publicou, no dia 18 de abril, a Instrução Normativa (IN) nº 70/2017, estabelecendo novos procedimentos para a averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e registro de contratos de fornecimento de tecnologia não patenteada, serviços de assistência técnica especializada e de franquia empresarial.

A atuação do INPI em relação a estas licenças e contratos sempre foi marcada pelo extremo intervencionismo e protecionismo aos interesses nacionais, como se pode notar, inclusive, pela decisão recente do STJ acerca da possibilidade de o INPI intervir e alterar, de forma unilateral, cláusulas consideradas abusivas em contratos averbados perante a Autarquia (Recurso Especial nº 1.200.528).

Isso, porém, deve mudar. Com a nova regulamentação, o INPI deixará de intervir em determinados aspectos dos contratos, deixando-os a cargo das autoridades competentes, como o Banco Central e autoridades fiscais.

A principal alteração da nova IN 70/2017 encontra-se no seu artigo 13, o qual dispõe sobre as especificações que deverão estar discriminadas no certificado de averbação ou registro de contrato. O inciso XI do referido artigo especificamente determina que todo certificado deverá conter o seguinte conteúdo: "O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior".

Essa alteração indica que o INPI não irá mais analisar e formular exigências no que se refere a questões fiscais e de remessa de recursos ao exterior, focando exclusivamente nos aspectos formais de análise. Acreditamos que ocorrerão grandes mudanças no que diz respeito, sobretudo, à autonomia da vontade das partes no âmbito do registro e averbação desses contratos perante o INPI. No entanto, é preciso aguardar os aspectos práticos dessa mudança ao longo dos casos, sendo importante ressaltar que, independente do exame do INPI, as partes contratantes permanecerão com a obrigação de observar os aspectos legais envolvendo remessa de capital para o exterior e questões tributárias.

Em caso de dúvidas sobre o assunto acima, por favor, não hesitem em nos contatar:

Paula Mena Barreto
Sócia
T: +55 (21) 3262 3028
E-mail: paula.menabarreto@cmalaw.com